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元照: 法律學習.研究

商標訴訟贏的策略

商標訴訟贏的策略

【作 者】林佳瑩
【書 號】 5H078RA
【出版社】 元照出版公司
【出 版】 2016/08
【版 次】 1
【ISBN/ISSN】978-986-255-761-7
【定 價】420
【特 價】378
 
 
 本書簡介

  想要於商標訴訟當中獲勝,必須對智慧財產法院最新商標判決及趨勢有一定程度的掌握與瞭解。本書整理近年來智慧財產法院最新商標訴訟的民事、刑事、行政判決,透過這些判決,可以從中解讀智慧財產法院的趨勢,並據此預測及調整訴訟策略,而最終能獲取勝訴判決。
  由於現今網路及臉書等通訊軟體發達,廣告行銷的手法也日新月異,許多公司的著名商標或名稱常遭到攀附,甚至被競爭對手用以購買關鍵字廣告。如何保護公司辛苦建立的品牌與商譽,需要有完整的法律策略。
  本書從訴訟實務的角度切入,收錄智慧財產法院最新的重要商標判決,以及許多作者承辦過的商標案件,無論是商標已被侵害,或期望維護辛苦建立著名商標價值的國內外企業,都能透過本書獲得致勝靈感。

 
 圖書目錄

推薦序/蔡明誠
推薦序/陳力衡
推薦序/星友康
作者序/


前 言/1
Chapter 1 民事訴訟
一、商標權人的準備工作/3
․避免逾時提出/4
․蒐證程序/6
二、民事訴訟的致勝關鍵/7
(一)混淆誤認之虞/7
․O v. O/8
․RIMOWA v. Rowana/11
(二)商標使用/13
 ․引藻 v. 三利養殖黃金引藻魚/13
 ․M, MOROCCANOIL v. M, Magic morocco hairoil/16
 ․主婦之店/17
 ․誠悅不動產 v. 誠悅不動產仲介經紀有限公司/19
(三)合理使用/善意先使用/20
 ․康堤 v. 康堤法式工坊/22
 ․金門 v. 金門皇家酒廠/23
 ․得麗 v. 得力/25
 ․速潔 v. SJ速潔車美體專研院/26
(四)故意過失/29
 ․N次貼/30
 ․YILEGEND/31
(五)損害賠償/32
 ․平均價格乘以倍數獢33
 ․零售單價/36
 ․酌定損害賠償/37
 ․分別價格乘以倍數獢38
 ․平均價格乘以倍數蝖40
 ․平均價格乘以倍數銵42
 ․轉售價格/44
 ․合理權利金/47
 ․分別價格乘以倍數蝖48
 ․分別價格乘以倍數銵51
(六)商譽損失/52
 ․士林/52
 ․中油/56
 ․Ritchy/57
 ․BMW/58
(七)登報道歉或刊登判決/59
 ․N次貼/60
 ․中國造船/62
 ․SILHOUETTE/63
(八)著名註冊商標/64
 ․TutorABC等Tutor系列著名註冊商標 v. 僑光 科技大學「TutorABC英文線上學習教室」/65
 ․Redbull系列著名註冊商標 v. 鼎油國際貿易有限公司/68
 ․「御茶園」系列著名註冊商標 v. 御茶釀/70
(九)公司名稱/75
 ․「山葉」著名註冊商標 v. 山業發動機企業社/76
 ․「五姊妹」商標/78
 ․「中華航空」、「華航」著名註冊商標 v. 中華航空觀光發展協會/82
 ․「台北銀行 TAIPEI BANK」著名註冊商標 v. 瑞興商業銀行/87
 ․「Louis Vuitton」、「路易威登」著名註冊商標 v. 台灣路易斯威頓股份有限公司/88
 ․「台糖」著名註冊商標 v. 台糖建設股份有限公司/90
 ․「美加」商標、哈佛翻譯社/91
 ․「夢時代」著名註冊商標 v. 夢時代當鋪/92
 ․「統一」著名註冊商標 v. 統一漢芳堂股份有限公司/93
 ․「中國造船」著名註冊商標 v. 中國造船股份有限公司/96
(十)關鍵字廣告/101
 ․「幸福空間」商標 v. Google/101
 ․「葉全真」商標 v. 城億整合行銷有限公司/106
 ․「出一張嘴」商標 v. 狠生氣餐廳/109


Chapter 2 刑事訴訟
一、商標權人的準備工作/115
 ․刑事附帶民事訴訟/116
 ․庫存產品/118
 ․終止商標授權契約/120
二、刑事訴訟的致勝關鍵/121
(一)主觀要件:明知之直接故意/122
 ․明知/122
 ․citrus zinger/123
 ․藍田 v. 藍田產後護理之家/124
 ․Candies/125
 ․龍王 v. 龍王威力香/126
 ․HDMI/127
 ․audio-technica/128
 ․CANON/130
 ․Burberry/131
 ․Burberry格紋 v. 美淇童裝/132
 ․薇爾康WRCON v. 微爾康天然小舖/133
 ․SINT康敏/135
 (二)客觀行為:製造;販賣;意圖販賣而陳列、輸入、輸出/141
 ․iphone/141
 ․CHANEL/142
 ․New Balance/143
 ․金門高粱酒/143
 ․力行/146
 ․LV、GUCCI/147
(三)混淆誤認之虞/147
 ․CK v. CIK/148
 ․SOSORO v. SOSOLOHAS/152
(四)商標使用/155
 ․推推指/155
(五)合理使用/善意先使用/156
 ․CHANEL v. 流淚香奈兒/溶化香香包/156
 ․正點部品/161


Chapter 3 行政訴訟
一、商標註冊/163
(一)【29I(1)】僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者,欠缺識別性,不予註冊/167
 ․甜甜圈/167
 ․便宜坊BIANYIFANG/170
 ․Mink/174
 ․native shoes/175
(二)【29I(3)】僅由其他不具識別性之標識所構成者,欠缺識別性,不予註冊/177
 ․Z1975/177
 ․台灣青啤、FRESH及盾牌形狀、麥穗圖/179
 ․一碗見功夫/182
 ․格紋鞋立體商標/184
 ․匠技工房/187
 ․裝飾花紋圖樣/189
 ․nidBOX/192
(三)【29II】經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者,欠缺識別性,不予註冊/195
 ․雪肌精(3D mark)立體商標/195
 ․eos球型立體圖樣/200
二、商標異議、商標評定/206
(一)【29I(1)】僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成/209
 ․乳牛、牧草及太陽圖樣、初鹿牧場、ChuLu Ranch/209
 ․極致飛秒雷射/211
 ․美妍纖棗飲/214
(二)【30I(10)】相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者/216
 ․O v. O online/216
 ․H v. H/219
 ․Karihome v. Karicare/223
 ․facebook  v.  lovebook/227
 ․福樂 v. 福樂寶/228
 ․天下一番 v. 世界一番/232
 ․NUPLUS v. NuPlus/234
(三)【30I(11)】相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者/236
 ․真人快打龍設計圖/236
 ․McQueen/240
 ․GAP v. Stopgap/243
 ․福樂 v. 福樂牛樟芝王朝/250
 ․HUGO BOSS v. BabyBoss/253
 ․UCC咖啡 v. UCC collection環球水泥/256
 ․H&M v. D&H/259
(四)【30I(12)】相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者/261
 ․昭和/261
 ․錠嵂/264
 ․Quen Ju De/265
 ․魅惑SEXUAL URGEL/266
 ․Muss Wu/268
三、商標廢止/271
(一)【63I(1)】自行變換商標或加附記,致混淆誤認之虞/272
  ․皇冠圖形、dada、SUPREME/272
  ․蜘蛛圖/275
(二)【63I(2)】無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年/276
  ․淇淇gigi/276
  ․活力及圖HOLE-IN-ONE/278
(三)【63I(5)】商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞/281
  ․Manjax/281
  ․台東初鹿鮮乳設計圖/283

 作者簡介
林佳瑩
現 職
盚F法律事務所合夥律師
學 歷
英國倫敦大學學院(UCL)法學碩士(智慧財產權法專攻)
國立臺灣大學法學碩士(民商法組,智慧財產權法專攻)
國立臺灣大學法學士(法學組)
經 歷
具有台灣律師及專利代理人資格
曾為國內外高科技廠商、雜誌出版社、藝術經紀公司、室內設計公司、葡萄酒業者、文教基金會、知名導演、知名插畫家等客戶,處理智慧財產權訴訟案件及審閱授權契約
曾任中華民國律師公會全國聯合會智慧財產權委員會委員,並參與「智慧財產局」
及「公平交易委員會」與智慧財產權相關之委託計畫
 
 序 文

推薦序


  智慧財產領域,涉及法制、科技及管理等議題。隨著科技與社會的進步,其在理論及實務發展,日新月異。在商標法方面,其保護標的,從傳統平面轉為立體,從有形圖樣轉為聲音、香味等新商標型態及法律議題。面對新的商標發展趨勢,在商標實務及商標法學上,要能如何妥善地處理當事人間的商標爭議,除必須瞭解相關產業的脈動及趨勢之外,更需要充分掌握法院實務判決的現況,並回歸商標法的理論基礎及立法目的,促使法院透過解釋現行的法律,俾回應商標爭議的核心之重要問題,以利實際生活之應用。
  林佳瑩律師就讀臺大法律學系碩士班開始,就已經展露她對於智慧財產案件的濃厚研究興趣,在執業十幾年的過程當中,也一直不斷就其所代理商標、著作權與專利等訴訟,勤於探究個案背後之法理及實際解決方法。在忙碌的律師工作之餘,還能夠對於法院實務判決長時間的追蹤觀察,並集結整理成本書,出刊之際,受邀寫序,甚感榮幸,並特撰數語推薦,以表肯定之意。
  本書所蒐集不少著名的商標訴訟,往往可以發現案件的核心問題,不只是商標法爭議,而是涉及到更為基礎的民法問題。透過民法或契約法的補充適用,來解決商標的爭議問題,更能夠提供當事人甚至法院另外一個面向的不同思考,有助於商標法與民法交錯領域問題之認識及理解。
  本人曾為林佳瑩律師的《設計產品的智慧財產權保護》大作撰寫序言,對其忙碌實務工作之餘,繼續創作,幾年後另完成本書,讓我有機會再次為她寫序,甚感欣喜與榮幸!林佳瑩律師在臺大碩士班期間,曾擔任臺大法律學院民事法研究中心的研究助理,其與夫婿張志朋律師專攻民事法,對於民法均有專精深入的研究。對於他們二人能夠彼此同心,通力合作,共同辦理商標訴訟案件,在互相砥礪之下,林佳瑩律師從而有如此好的著作問世,相信是關心此領域之讀者福氣,令人期待盡快閱讀此智慧結晶,亦期望閱讀本書者能從書中獲益,並有助於商標法律問題之解決。


國立臺灣大學法律學院兼任教授
蔡明誠

 


推薦序
  從跨國併購律師到全球線上教育領導品牌iTutorGroup集團的首席法務官,在轉入企業內部後,產業發展與市場開拓所面臨的法律挑戰感受更為深刻,隨著品牌能見度的提升、海外市場的快速拓展,iTutorGroup現有的英語教學TutorABC、TutorABCJr、VIPABC、VIPABC青少年,及教授華語的TutorMing五個品牌也面臨更多品牌仿冒、搶搭品牌知名度順風車的同業惡性競爭,所幸在這一片烽火連天的戰場上有林佳瑩律師作為我方最堅強的後盾,在緊迫的時間與iTutorGroup法務團隊嚴格的要求下,接手兩週內消化大量訴訟證據資料,化繁為簡撰寫定暫時狀態假處分聲請書,精準出手並及時取得實務上極難獲得法院認同的商標定暫時狀態處分,有效嚇阻不肖業者,捍衛iTutorGroup多年苦心經營建構的品牌聲譽。
  欣聞盚F法律事務所林佳瑩律師在其暢銷著作《著作權訴訟贏的策略》上市僅短短一年後的此時再度出版《商標訴訟贏的策略》,將自身執業多年商標法的實戰經驗毫不藏私的編撰成冊,書中林佳瑩律師以民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟三大篇章架構出商標在商業戰場上的致勝關鍵點,內容除民、刑事訴訟經典爭點以外(諸如:商標侵權損害賠償請求數額之計算、混淆誤認之虞認定標準等等關鍵議題),其中也將近來新興訴訟爭點:網路行銷關鍵字廣告是否為商標侵權之重要議題等相關判決一併編寫入冊,憑恃著林佳瑩律師多年累積的訴訟功力,使用深入淺出的方式剖析法院判決,書中梳理的商標實務見解也讓商標訴訟的攻擊與防守更為貼近瞬息萬變的產業商業脈動。
  《商標訴訟贏的策略》出版之際,正值iTutorGroup全球布局戰略開展階段,商標在步步為營的商業戰局中更扮演著左右勝負的關鍵。閱讀著手中林佳瑩律師《商標訴訟贏的策略》原稿,深深感受林佳瑩律師長年以來對於智慧財產權維權法律工作的理想與熱情,字字珠璣的案例編選處處閃耀著林律師多年累積的智慧結晶與深厚訴訟經驗,透過閱讀本書,我看見一位優秀的法律人在日理萬機的事務所合夥律師工作之餘,焚膏繼晷伏案逐一閱讀分析大量法院判決,架構出商標在商業戰場上的致勝關鍵點,讓更多後進可以輕易地擷取智慧財產權司法實務之見解進而應用在產業實務工作上,字裡行間林律師那份亟欲分享與傳授其執業經驗的熱切,在我闔上書本之後仍能感受那份溫熱。


iTutorGroup集團首席法務官
陳力衡

 


推薦序


 台湾に進出する日本企業が直面する数々の法律問題の中でも、特許や商標、著作権など、いわゆる知的財産権に関する問題ほど、専門弁護士の知識と技術が必要となる法律分野はありません。それは主には、知的財産権の分野が刑法や民法などのいわゆる伝統的な法律分野の法と比べ新しい法分野であること、また国際基準に基づいた国内法の整備という形で発展している特殊な「発展途上中の法領域」であることなどの特性によるものであると理解されてきました。
  日本企業在台灣面臨的種種法律問題當中,比起其他法律領域,專利、商標、著作權等智慧財產權法,更需要專業律師的知識與技巧。這主要是因為,相較於傳統的刑法與民法,智慧財產權法屬於較新的法律領域,以及智慧財產權法的發展是由國內法配合國際標準所形成的特殊「發展中的法領域」之故。
 本書は、知的財産裁判所のすべての商標案件(民事、刑事、行政)を読破した林佳瑩弁護士が、弁護士としての長年の経験に基づいて選び出した重要な判決をまとめたものですが、我々にとって興味深いのは、本書に選出されている日本と関係のある案件において、上記の知的財産権の特性とは異なる判断要素、即ち、日本と台湾が共に漢字圏であることや、日本と台湾の地理的要素などが判決に影響を及ぼしている案件がいくつか見られることです。知的財産裁判所がこれらの案件の中で示している考え方は、日本企業の立場から台湾の商標法の発展を考えるにあたって、上記の「知的財産権の特性」に加え、さらなる注意をしなければならない点でしょう。
  本書為林佳瑩律師讀完台灣智慧財產法院所有商標案件的民事、刑事、行政判決後,根據其多年承辦相關案件的律師經驗所選出重要判決並加以評析的著作,對日本企業而言,最有興趣的是,從本書中被選出來的與日本企業有關的案件中,能看出與前述「智慧財產權之特性」不同的判斷因素,亦即「日本與台灣皆為漢字圈」,乃至於日本與台灣接近的地理環境等等因素,進而影響到法院判決結果。當我們從日本企業的立場思考台灣商標法的發展時,必須在上開「智慧財產權之特性」外,更加注意台灣智慧財產法院在這些案件中所顯示之想法。
 台湾大学法学部、法学研究所修士コースを通じて、同級生であり、研究仲間であった林佳瑩弁護士は、在学中より商標法、著作権法、特許法などの知的財産権に興味を示していましたが、卒業後、UCL ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンにおいて知的財産権法修士の学位を取得、今では弁護士としての業務を行うかたわら、知的財産権法に関する国内各裁判所の判決および関連学説の発展に関する研究者となりました。そんな林佳瑩弁護士の最新著作をみなさんに推薦できることを心から光栄に思います。
  林佳瑩律師為本人在臺灣大學法律系及法律研究所碩士班同學,就學期間就對商標法、著作權法、專利法等智慧財產權法有濃厚的興趣,日後在英國倫敦大學學院(UCL)亦取得智慧財產權法專業的碩士學位,執業律師後更持續關注有關智慧財產權法的法院判決及學說發展,本人非常榮幸為各位推薦本書。
 本書が台湾における日本企業の商標問題を考えるうえで重要な参考資料となることは間違いありません。熟読されることをおすすめします。
  本人深信,思考在台灣的日本企業商標問題時,本書會成為非常重要的參考資料,誠摯推薦各位讀者。


臺大法律研究所博士候選人
司法院法官學院外聘講座
星友康

 


作者序


  在櫻花盛開的同時,我也從智慧財產法院得到當事人拿到商標定暫時狀態處分(假處分)的好消息。定暫時狀態處分的聲請,情況總是很緊急,再加上法院核准的機率向來不高,從來就不是一件簡單的任務,最後能夠順利取得,我真的抱持一顆感恩的心。
  在處理案件的同時,我也正在進行本書的撰寫。繼先前的《設計產品的智慧財產權保護》以及《著作權訴訟贏的策略》二本書之後,這一本書要來談有關「商標」的法律問題。
  商標訴訟有趣的地方在於,它往往不只跟商標法有關係,也與其他法律關係密切。除了商標本身之外,肖像權、公司名稱、網域名稱、關鍵字廣告等可以用來表彰來源、吸引消費者的標示,也常常在企業間引爆糾紛。除了我個人處理過公司名稱、網域名稱、關鍵字廣告等個案之外,從近年來的法院判決當中,也可以發現到,新型態的商標爭議,數量也在持續成長當中,呈現出極為活潑及動態的發展。
  我以個人獨斷的標準選擇了一些法律爭點和法院判決,並且按照時間順序,由新至舊,將近四年來智慧財產法院、最高法院、最高行政法院關於商標案件的法律見解加以摘要。從這樣的順序當中,可以得知法院最新的實務見解,同時也能呈現出法院見解發展的脈絡與軌跡。要從數量非常多的法院判決當中,以個人的力量,從無到有,而能呈現出本書的最後樣貌,並不是機器人就可以完成的工作。將法官們多年來的智慧結晶進行選擇編排,實際上花費了比前二本書更多的時間與精力。我無意將法院的見解區分為肯定說或否定說,因此採取了以時間編排的方式,事實上,每個案件都是獨一無二的存在,自然無法以涇渭分明的二分法將之割裂看待。
  我幾乎每個月都會固定研讀智慧財產法院的判決,如果發現比較有趣的判決,也會筆記在「林佳瑩律師(著作權、商標權、專利權等智慧財產權訴訟的研究)」網頁上(http://ipcase.blogspot.tw/),但因工作繁忙,不一定能有條理的更新,謹提供讀者參考。
  本書引用的商標法為2012年7月1日施行的版本,所蒐集的法院判決日期原則上是截至2015年12月31日。另外,智慧財產局針對商標法有公布許多審查基準,也多成為法院判決引用的依據,請讀者自行參照。


林佳瑩
2016年5月15日

 
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