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發佈日期：2025/06/16 |
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商標之惡意註冊──以英國最高法院2024年SkyKick UK v. Sky案判決為中心
【本文出處】
【關鍵詞】
【本文目次】
壹、前 言
貳、背景及事實與前二審的判決結果及理由 參、最高法院的判決結果與理由 肆、 評 析 伍、結 論 【本文試讀】
壹、前 言
商標申請人為了排除潛在競爭對手的競爭，或為了獲得較大範圍的保護，在提出註冊申請時，將其商標廣泛地指定使用於各類商品及服務的類別及項目，有時指定的類別及項目已遠遠超過申請人製造、販賣商品或提供服務的能力範圍，此時不僅商標專責機關必須耗費極大的人力和物力成本，審查過於寬廣的商品或服務類別及項目，潛在的競爭對手亦有面對商標權人提出商標權侵害指控的風險。
英國商標法有禁止「惡意申請」（application made in bad faith）的相關規定，但由於惡意一詞在語言及商標法的意涵，雖有重疊之處但不盡相同，因此惡意申請註冊而取得商標權之人若對他人做出侵權指控，則受指控之人能否以商標權人係惡意申請註冊為由，限縮商標權人的權利範圍？相關的爭議近年來已成為英國及歐盟商標法實務中的重要議題。 本文的第貳及第參部分將深入分析英國最高法院（the Supreme Court of the United Kingdom）於2024年11月13日做出的SkyKick UK Ltd and another （Appellants） v. Sky Ltd and others （Respondents）案（下稱「SkyKick案」）判決，並探討此判決與前二審法院見解的差異。 此外，針對英國惡意註冊的條款及司法實務見解值得臺灣參酌之處，本文將於第肆、三部分扼要地加以分析。 貳、背景及事實與前二審的判決結果及理由
本文在此除了說明SkyKick案的背景與事實外，在英格蘭暨威爾斯高等法院（the England and Wales High Court，下稱「高等法院」）的第1審程序中， 原告為Sky Ltd（當時為Sky Plc）、Sky International AG和Sky UK Ltd。為了方便說明，本文將此3家公司統稱為「Sky」。Sky為設立於英國的公司，營運地區遍及英國及其他多個國家。Sky不僅為播送電視節目的業者（television programme broadcasters），其亦為電話及網路寬頻服務的提供者（telephony and broadband providers）。 在第1審的程序中，被告為SkyKick UK Ltd和SkyKick Inc。本文將此2家公司統稱為「SkyKick」。SkyKick由微軟公司（Microsoft Corporation）的前員工Todd Schwartz和Evan Richman設立於美國的西雅圖。2人對微軟的各種商業應用套裝軟體（packages）相當熟悉。他們發現，當許多企業以新的Microsoft Office 365取代原先使用的Microsoft Office時，他們遇到了2大挑戰。其一為電子郵件信箱搬運的問題，其二則為於雲端進行大量備份儲存（backups）的問題。 SkyKick在此發現了商機並開發了2項主要產品，幫助遇到上述問題的企業解決困難。 這2項產品分別是基本上能自動搬運電子郵件信箱的「Cloud Migration」，以及能大量備份儲存用戶Microsoft Office 365資料的「Cloud Backup」。
Sky為4個歐洲聯盟商標（European Union trade marks）和1個英國商標的商標權人（以下將5個商標統稱為「Sky商標」），其指控SkyKick未得其同意便將「SkyKick」這個圖樣以及與其僅有微小差異的圖樣，使用於SkyKick提供的電子信箱服務和雲端儲存（cloud storage）服務，因此侵害了Sky擁有的Sky商標的商標權。 然而，SkyKick除了否認其侵害了Sky商標的商標權，其另主張Sky惡意申請註冊了Sky商標，因此Sky商標的註冊應予撤銷。根據Sky和SkyKick的主張，此案主要有2項爭點，第1項爭點為Sky是否惡意註冊了Sky商標，第2項爭點為SkyKick是否侵害了Sky商標的商標權。值得補充說明的是，這2項爭點的關係密切，若法院認定Sky申請註冊Sky商標時，於所有指定商品及服務的申請皆為惡意，則Sky商標應予撤銷，因此第2項關於侵害與否的爭點，即無繼續討論的必要，但倘若法院認定Sky申請註冊Sky商標時，於部分指定商品及服務並無惡意，則Sky商標於此等指定商品及服務的註冊，仍屬有效，後續便有繼續審酌第2項關於侵害與否的爭點的必要。 高等法院於2018年2月6日做出了判決。首先，針對第1項爭點，Sky雖主張其申請註冊Sky商標時並無惡意，但法院認定Sky申請註冊Sky商標時存在部分惡意（in part in bad faith），其主要原因為，Sky完全無意將Sky商標使用於一部分其所指定的商品及服務。此外，Sky申請註冊Sky商標時，在其指定的部分商品和服務類別之中，進一步指定了眾多的商品和服務項目，幾乎涵蓋了此等類別中的所有商品和服務項目。就以上的商標註冊申請而言，Sky所尋求的商標權保護過於廣泛，已然超過了商業上的合理範圍（commercially justified）。由於高等法院認定Sky申請註冊Sky商標時存在部分惡意，因此在判決中認定Sky商標部分無效。有必要補充說明的是，高等法院在判決中所謂的Sky商標部分無效，指的是Sky申請註冊Sky商標時，就特定的指定商品或服務因存在惡意而無效，至於在指定其他商品或服務時並不存在惡意，因此仍為有效。 其次，針對第2項爭點，亦即SkyKick是否侵害了Sky商標的商標權，高等法院認為，SkyKick使用「SkyKick」圖樣以及與其僅有微小差異的圖樣，已侵害了Sky商標的商標權。根據法院的判決，SkyKick使用「SkyKick」圖樣及近似圖樣於2項商品及服務，一為名為「Cloud Migration」的移轉電子郵件（email migration）的商品及服務，另一為名為「Cloud Backup」的雲端儲存（cloud storage）商品及服務。SkyKick雖於此案中質疑Sky商標於系爭商品和服務的有效性（validity challenge），但高等法院並未採納SkyKick的主張。法院因此認為，Sky商標於系爭商品和服務，仍為有效商標。法院接著指出，由於Sky商標於系爭商品和服務為有效商標，因此SkyKick未得Sky同意便使用相同或非常近似於Sky商標的圖樣，已產生混淆誤認之虞（a likelihood of confusion）。 由於Sky和SkyKick皆不服高等法院的判決，因此分別就此案中對其不利的第1項和第2項爭點上訴至英格蘭暨威爾斯上訴法院（the England and Wales Court of Appeal，下稱「上訴法院」）。針對第1項爭點，上訴法院在2021年7月26日的判決中，贊同Sky的主張， 認定其申請註冊Sky商標時，雖將Sky商標廣泛地指定使用於眾多的商品和服務，但Sky於申請註冊時並無惡意。因此，Sky商標的效力不受影響，Sky仍可就註冊Sky商標時指定的所有商品和服務享有權利。針對第2項爭點，亦即SkyKick是否侵害了Sky商標的商標權，上訴法院指出，Sky雖可就註冊Sky商標時指定的所有商品和服務享有權利，但審酌SkyKick的行為，法院認定其使用「SkyKick」圖樣及近似圖樣於Cloud Migration的行為，並未侵害Sky商標的商標權。至於SkyKick使用「SkyKick」圖樣及近似圖樣於Cloud Backup的行為，則已侵害Sky商標的商標權。 總體而言，上訴法院就第1項爭點做出了對Sky有利的判決，Sky仍可就註冊Sky商標時指定的所有商品和服務享有權利，但上訴法院就第2項爭點則做出了部分有利於SkyKick的判決，因為在高等法院的前審判決中，SkyKick未得Sky同意的2項商標使用行為，皆構成商標權的侵害，但上訴法院則認為，僅有第2項行為，亦即使用「SkyKick」圖樣及近似圖樣於Cloud Backup的行為，構成對Sky商標商標權的侵害。 SkyKick不服上訴法院的判決，將此案上訴至英國最高法院。在最高法院爭執的重點與前2審相同。第1項爭點聚焦於Sky申請註冊Sky商標是否為惡意註冊，第2項爭點則圍繞在上訴法院與高等法院關於商標權侵害的不同見解，亦即高等法院認定SkyKick使用「SkyKick」圖樣及近似圖樣於Cloud Migration的行為，侵害了Sky商標的商標權，但上訴法院則抱持不同的見解。 參、最高法院的判決結果與理由
一、第1項爭點
就第1項爭點而言，SkyKick於最高法院對Sky商標的有效性（validity）提出質疑，其主張Sky的商標註冊申請係出於惡意。 最高法院指出，上訴法院認定Sky申請註冊Sky商標毫無惡意的見解並不正確。最高法院贊同高等法院的見解，認為Sky申請註冊Sky商標存在部分惡意，因此Sky不得就申請註冊Sky商標時指定的所有商品和服務享有權利。最高法院指出，Sky申請註冊Sky商標時所指定的8類商品和服務應加以修正（modified）， 僅得於縮減後的指定商品和服務範圍內主張權利。
最高法院作出上述判決的理由如下。第一，英國1994年商標法（Trade Marks Act 1994，下稱「英國商標法」）第3條列舉了該法的「絕對不予註冊事由」（Absolute grounds for refusal of registration）。...（本文未完） 延伸閱讀
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