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發佈日期：2026/10/05 |
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專利侵權分析之均等論與其限制──禁反言與先前技術阻卻
甲為發明專利P之專利權人，專利P為物品專利，其請求項C由三要件C1、C2及C3所構成。乙明知專利P業已依法登記，未經甲同意而實施專利P之請求項關於C1與C2等要件內容，並將C3要件改以A要件併同加以實施以製造F物，於市場行銷。甲認為F物之販賣構成專利P之專利權均等侵害，遂於智慧財產及商業法院向乙提起專利侵權之民事訴訟，主張F物之製造與販賣侵害專利P之專利權，法院亦判定為均等侵害。試附具法律理由回答下列問題：
【問題一】何謂發明專利權之均等論？ 【問題二】承本題事實，若乙發現專利P之請求項C原本由C0、C1及C2等三要件所構成，甲於審查中為克服進步性要件而將C0要件限縮修正為C3要件，而A及C3等要件為C0要件之下位要件，專利P方得核准公告。乙以之作為專利權均等侵害主張之抗辯，認為甲不得就F物之販賣主張均等侵害，請問該抗辯有無理由？ 【問題三】承本題事實，若乙發現專利P於申請前之先前技術PR，其由X、Y以及Z等要件所構成，依專利P申請日之發明所屬技術領域具有通常知識者之解釋，F物之要件C1與先前技術PR要件X等同，F物之要件C2與要件Y等同，而F物之A要件雖與先前技術PR之Z要件在發明要件判斷上相區別，但為Z要件之替代要件，A要件僅為Z要件之簡易置換，為產業所習知，亦即A要件得由Z要件之解釋而直接無歧異推之。乙以之作為專利權均等侵害主張之抗辯，認為甲不得就F物之販賣主張均等侵害，請問該抗辯有無理由？（114年律師第二試智慧財產法） 【關鍵詞】
【本文試讀】
壹、爭點
本題情境涉及法院判定系爭侵權產品F物「均等侵害」系爭專利P。
【問題一】涉及「均等論」，而剩餘二題則關於均等論的限制。回答此些問題所須的基本知識是專利侵權判斷分析的相關原則。
根據智慧財產局於2016年2月所公告的《專利侵權判斷要點》（稱「判斷要點」），專利侵權判斷包括兩個步驟：一、「解釋請求項」；二、「分別解析系爭專利之解釋後請求項的技術特徵及被控侵權對象對應之技術內容，再分別進行比對，判斷被控侵權對象是否構成侵權」。第二步驟依序分為：（一）「判斷被控侵權對象是否符合『文義讀取』」；（二）若未成立文義讀取且專利權人有主張，「判斷被控侵權對象是否適用『均等論』」。 【問題一】問「何謂發明專利權之均等論」，其答案可能涵蓋「均等論」的各面向，例如在專利侵權判斷流程之位置、創設意義、與判斷原則（包括限制事項）。但考量配分比重和其他2個問題的性質，可先提及專利侵權判斷之流程，再依序陳述均等論之意義與判斷原則。 關於均等論的意義，如最高法院114年度台上字第1號民事判決所言：「發明專利侵權判斷之均等論，係由補充專利權文義侵害評價不足之法理所創設，[其]以整體性之發明評價，[且]基於專利權保護衡平之考量，[進而]確認申請專利範圍之正當延展範圍，[以]將規避文義侵害之行為，納入專利權侵害之評價」。 另根據《判斷要點》，「均等論」係「基於保障專利權人之利益的立場」所設，以「避免他人僅就系爭專利之請求項的技術手段稍作非實質之改變，即規避專利侵權的責任」；其考量「欲於請求項以文字精確、完整描述申請專利之發明，有其先天上無法克服之困難」，因而「為彌補請求項的語言侷限性」，將專利權範圍從「請求項界定之範圍」（即「文義範圍」），「得適度擴大至與請求項界定之範圍為均等的範圍」（即「均等範圍」。 關於均等論的判斷原則，《判斷要點》指出「即判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的差異是否為非實質的」，而「若二者之間不具實質差異，且無均等論之限制事項時，則適用均等論，應判斷被控侵權對象構成均等侵權」。 執行上，先考量「全要件原則」，即「經解析後的系爭專利之請求項的每一技術特徵，無論是相同的技術特徵或均等的技術特徵，必須出現(present)或存在(exist)於被控侵權對象中，被控侵權對象始可能構成侵權」。其次，採「技術特徵逐一(element by element)比對」之方式，而僅「針對系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象之技術內容不相同的部分，進行逐一比對，判斷該等對應技術特徵是否為均等」。 比對時，有兩種方式讓系爭專利與被控侵權對象之對應技術特徵構成均等。一是「三部測試法」(triple identity test or tripartite test)，即「若被控侵權對象對應之技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式(way)，執行實質相同的功能(function)，而得到實質相同的結果(result)時，應判斷被控侵權對象之對應技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵為無實質差異，二者為均等」；其中「實質相同」指「二者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知者」。 二是「無實質差異測試法」(insubstantial difference test)，其檢視是否「系爭專利之請求項與被控侵權對象的對應技術特徵之間的差異為非實質改變(insubstantial change)者」，或「對應技術特徵之置換為該發明所屬技術領域中具有通常知識者於侵權行為發生時所已知，且置換後所產生之功能為實質相同者」；若是，「則該對應技術特徵為無實質差異或具有可置換性，二者為均等」。
應注意者，於比對時之具有通知識者之技術程度時點為「侵權行為發生時」。另「被控侵權人得提出抗辯，主張全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項，以限制均等論」，而「若任一限制事項成立，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權」。根據最高法院114年度台上字第1號民事判決，此係考量均等論屬「實質上擴大文義侵害之範圍，[而]可能影響專利權公示與確定」。 【問題二】與【問題三】分別涉及「申請歷史禁反言」與「先前技術阻卻」等二類均等論之限制。為解答該等問題，可先瞭解接近本題情境的司法實務見解。一則為智慧財產及商業法院113年度民專訴字第47號民事判決（裁判日期：2025年6月20日；稱「晶○案」），其涉及「申請歷史禁反言」；另件是智慧財產及商業法院112年度民專上字第8號民事判決（裁判日期：2024年1月18日；稱「旭○案」），其關於「先前技術阻卻」。此外，本文簡單評論【問題一】，並從【問題二】衍生變形考題。 貳、申請歷史禁反言：智慧財產及商業法院113年度民專訴字第47號民事判決
一、背景
本案專利權人暨原告為晶○光學股份有限公司控訴被告永○光學股份有限公司與海○隱形眼鏡有限公司等侵害其發明專利共兩件：第I634205號「用以處理隱形眼鏡之溶液」（稱「系爭專利1」）及第I671086號「眼科產品及其眼科組成物」。 與「申請歷史禁反言」爭點有關的侵權產品是用於隱形眼鏡之保存液，其含有之PMB（poly(MPC-co-BMA)）為正丁基（屬C4烷基）。相關專利為系爭專利1，而原告陳述系爭侵權產品落入該專利之請求項1、2、4、5、6至914。 系爭請求項1略為：「一種用以處理隱形眼鏡之溶液，包含：一具有磷酸膽鹼（phosphorylcholine）基之聚合物，為約0.01~1.0重量份，該聚合物之數均分子量為約4,000至約1,000,000道爾頓（Dalton），且該聚合物由式（I）之結構所組成：…… 於式（I）中，m為正整數，n為0或正整數，R為C2~C12羥烷基，其中當n為正整數時，m/n大於1； 一維生素B，為約0.001~0.1重量份； 一無機鹽，為約0.01~1重量份；以及水，為約100重量份」。 於訴訟過程中，原告有提出更正版，其於前言部分逗點後加入「其用於與隱形眼鏡一併包裝於一泡殼中，」；但該更正不涉及「申請歷史禁反言」爭點。...（本文未完） 延伸閱讀
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