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發佈日期：2026/08/09 |
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發明專利進步性要件之Could-Would（可能－將會）判斷方法──評析最高法院113年度台上字第459號民事判決
◎本文出處：月旦民商法雜誌第92期、作者：蔡明誠／陽明交通大學科技法學院講座教授
【摘要】
本文係藉由最高法院113年度台上字第459號民事判決，探討其所採取Could-Would（可能－將會）與獲得商業上成功等輔助判斷因素之可行性，並比較分析外國發明專利專責機構及學者專家對此等判斷方法之見解及其後續發展，期待未來專利審查基準及法院判決能繼續深化並明確表達其對此等判斷方法是否採納標準之立場，將可增進其進步性審查標準之可預測性，以利於實務之參考及應用。
【目次】
壹、前言
貳、事實 參、爭點 肆、法院見解 伍、評析 【關鍵詞】
【本文試讀】
壹、前言
專利法所定實體保護要件中之發明可專利性要件(patentability)，依專利法第21條及第23條規定而言，須為發明（含不被專利法第23條規定所排除者）、產業利用性、新穎性及進步性。其中進步性要件之判斷，較為困難，往往須要仰賴參酌外國實務經驗與我國專利專責機關所定之審查基準及法院判決促進其判斷方法之精準化，以增進其進步性審查標準之可預測性，最高法院113年度台上字第459號民事判決就發明專利進步性要件之判斷，採取歐洲發明專利局有關發明專利進步性之問題解決三步驟方法中第三步驟中之could-would判斷方法，對照我國現行專利審查基準規範，並未明確採行，因此該最高法院民事判決所採該判斷方法，是否形成未來判斷進步性要件之重要基準，值得更深入探討。此外，該判決另審酌有關輔助判斷因素，例如發明具有無法預期的功效、解決長期存在問題、克服技術偏見或獲得商業上成功等項，倘就進步性審查認定具說明力、中肯客觀之可能，應予調查審認，俾儘量還原發明申請專利時之環境與現實。以上最高法院法院見解，未來法院判斷進步性要件是否具備之判斷方法與參酌因素，皆值得觀察其後續發展。
貳、事實
一、上訴人主張：伊為我國發明第420783號「無指令可程式化控制裝置」（下稱「系爭專利」）之專利權人，專利期間自2001年2月1日起至2015年10月16日止。詎被上訴人九○公司未經同意或授權，擅將系爭專利技術導入該公司開發工具「Q-Code」（下稱「系爭產品」）供其客戶使用，落入系爭專利請求項21、27、28、36、37（下逕稱「請求項號次」，合稱為「系爭請求項」）之文義範圍，而侵害專利權。被上訴人郭○麗為九○公司負責人，應負連帶賠償責任。爰依專利法第96條第2項、第97條第1項第3款、第2項、公司法第23條第2項規定，求為命被上訴人連帶給付新臺幣（下同）2,374萬6,500元本息之判決。......
參、爭點
一、發明專利進步性要件與先前技術之關係。
二、進步性之整體審查、結合比對及逐項審查等之審查原則。 三、熟習技術者能否基於先前技術而輕易完成，是否尚須區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」（could-would法則）？ 四、於進步性個案判斷之具體操作時，如何避免僅單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對，致是否產生後見之明之謬誤？ 五、獲得商業上成功等輔助性判斷因素，於進步性審查時，是否亦應予以調查審認？ 肆、法院見解點
發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習技術者（下稱「熟習技術者」）所能輕易完成時，雖無核准時專利法第20條第1項所列情事，仍不得依專利法申請取得發明專利，此觀同條第2項規定固明。惟發明是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則（整體審查、結合比對及逐項審查），以「發明欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點，依下列步驟判斷：
①確定申請專利之發明範圍；
②確定相關先前技術所揭露之內容；
③確定該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者之技術水準；
④確認該發明與相關先前技術所揭露內容間之差異；
⑤該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請前既有之技術或知識，是否能輕易完成申請專利之發明。
於個案具體操作上，不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。又熟習技術者能否基於先前技術而輕易完成，尚須區辨「顯然有意願去嘗試」與「顯然有意願去執行」（could-would法則）。易言之，進步性認定之重點，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功。再者，判斷進步性尚應注意：須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），即能為該研發提供最好基礎之「單一引證文件」，發明人依其所揭露之技術資訊為出發點研發，而最有可能促成發明之完成者，以之與申請專利之發明技術內容進行差異比對，俾避免進步性認定流於機械性拼湊或組合先前技術，致產生後見之明之謬誤。
系爭專利申請日為1995年10月17日，被證1、被證2、被證3之公告或公開日，均早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術等情，雖為原審所認定。然系爭專利之進步性判斷，須先界定「最接近之先前技術」（主要引證），與系爭專利之技術內容為比對，再依前述審查原則、①至⑤步驟、區辨could-would法則，而為客觀判斷，避免機械性拼湊或組合先前技術致生後見之明。 原判決未說明上訴人上揭主張何以不可採之理由，且缺乏判斷進步性之主要引證、審查原則、①至⑤步驟、區辨could-would法則等論斷，逕以前開理由認定系爭請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當之違背法令外，並屬不備理由。 ......（本文未完） 延伸閱讀
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