壹、前　言

2023年6月8日美國聯邦最高法院對Jack Daniel’s Properties Inc.（下稱Jack Daniel’s）v. VIP Products LLC.（下稱VIP）商標侵權案做出判決，最高法院以9：0一致決廢棄了第九巡迴上訴法院的判決，認為VIP以模仿Jack Daniel’s的商標及標識所製造的狗玩具不能引用憲法第一修正案，而得免除商標侵權責任。

在近年有不少商標戲謔使用的市場現況而言，這個案件涉及商標保護與言論自由的交集，具有指標性意義。本文整理美國最高法院最新商標法案例的事實認定、爭點整理及說理用法等，希望從閱讀判決學習商標法之重要理論。

貳、判決要旨

一、案件事實

(一) VIP是狗玩具公司，其製造了一系列可咀嚼、會發出吱吱聲的狗玩具總稱為「Silly Squeakers」，商品標識都是模仿各知名酒品的戲謔仿作（見【圖一】）。

本案涉案玩具的設計看起來像Jack Daniel’s威士忌的瓶子，仿品與原酒瓶一樣，都有一個黑色標籤，上面有風格化的白色文字和白色的金絲邊框，除了名稱不同外，字體與拱形外框相似，仿品的拱形外框上方是西班牙獵犬的圖像；拱形外框下方「Jack Daniel’s」的字樣被「Bad Spaniels」取代。而「Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey」則變成了「The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet」。底部的小字「40% alc. by vol. (80 proof).」變為「43% poo by vol.」and「100% smelly」（見【圖二】）。這個狗玩具上市後不久，Jack Daniel’s就要求VIP公司停止銷售。VIP起訴請求確認未商標侵權且未淡化商標，Jack Daniel’s則提起反訴，主張VIP公司商標侵權。

(二) 訴訟史

VIP公司抗辯其可依Rogers測試原則而不侵權。Rogers測試原則是聯邦第二巡迴上訴法院在Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)案件中確立，用以判斷著作中使用商標是否構成商標侵權？或是否受到憲法第一修正案言論自由條款的保護？該測試原則有兩個要點：1.使用該商標對作品是否具有藝術上的相關性？以及2.使用該商標是否對作品的來源或內容造成了明確的誤導？如果該商標的使用通過此二要點的測試，就受到憲法第一修正案的保護，不構成商標侵權。

第一審法院（United States District Court for the District of Arizona）駁回VIP的主張，主要理由是：VIP模仿並使用Jack Daniel’s的產品特徵作為其商標，即用來識別其產品的來源，而當他人的商標被用於「來源識別」時，即不適用Rogers測試原則，是否侵權應取決於是否容易引起混淆；VIP主張的合理使用，也不被法院所接受，法院認為，只有在不使用著名商標來標示淡化者本身產品的來源時，戲謔仿作才會被認為是合理使用。法院認為消費者可能會對Bad Spaniels玩具的來源感到困惑，而且VIP公司玩具的狗糞「幽默」可能的負面聯想會損害Jack Daniel’s的商譽。

第九巡迴上訴法院則廢棄第一審判決，認為本件商標侵權主張需由Rogers測試原則檢驗，並認為VIP公司並未構成商標淡化，因為Bad Spaniels模仿了Jack Daniel’s的行為屬於「非商業使用」的例外情形，故將本案發回地方法院更審。

地方法院更審後，認為Rogers的測試原則二要點，都不利於Jack Daniel’s，並做出有利於VIP公司的判決。上訴法院則維持此判決。

Jack Daniel’s上訴至最高法院。

二、案件爭點

(一) 本案是否適用Rogers測試原則，而不構成商標侵權？

(二) 本案是否因嘲諷幽默使用而不構成商標淡化？

三、判決論理

(一) 商標法的合目的性解釋

就美國商標法（The Lanham Act）第1127條規定「任何文字、名稱、記號或圖形，或其聯合式」，人們用以「指示（識別）和區別自身商品……與他人製造或銷售的商品相區分，並指示商品的來源」而言，法律條文首先確定了商標的廣泛客體，包括文字、圖形設計、產品及其包裝的整體外觀；其次就描述了商標「主要」功能：「識別其所附著商品的來源」。商標當然還可以有其他功能（吸引消費者注意、滿足幻想、傳達各種訊息），但除非它標識了產品的來源，並將該來源與其他來源區別，否則就不是法律上所定義的商標。

商品或服務的來源識別標記使消費者能夠選擇他們想要購買（及避免購買）的商品和服務，而商標能「快速、輕鬆地」向潛在消費者擔保這件附有商標的物品與其過去喜歡（或不喜歡）的其他帶有類似標記的物品，都是由同一生產商製造。正因為如此，優質產品的企業廠商可以從其商標中獲得鉅大的利益，商標會確保生產製造者本身（而非其他模仿的競爭對手）可以獲得與產品的良好聲譽相關的經濟利益回報。

總之，商標法的立法目的在於促進消費者選擇及保護企業對商譽的投資。

(二) 商標侵權的主要認定標準：來源混淆

為了保護商標，商標法設計自願註冊制度，註冊的主要標準是：「事實上用來識別及區分商品的商標」，如果也滿足其他法定要件，註冊商標者在侵權訴訟中可取得有效性的初步證據（或稱表面證據，prima facie evidence）。

在聯邦商標侵權的典型案例中，商標權人起訴使用與其自己的商標近似者，法院必須決定被告的使用是否「可能造成混淆、誤認或欺騙」（商標法第1114(1)(A)條及第1125(a)(1)(A)條）。該法定標準的「基石」是「混淆的可能性」（likelihood of confusion），而最常見的混淆類型是「關於產品或服務的來源」的混淆。來源混淆是對商標制度的一大傷害，它直接違反了商標法促進消費者選擇和保護廠商商譽的雙重目標。

(三) 商標淡化的規範適用

另外，商標法為保護著名商標不被淡化（dilution），使著名商標不須如上所述「可能造成混淆、錯誤或欺騙」，即可排除侵害。著名商標是指被公眾「廣泛認可」為係該商標所有人的商品來源識別標示。著名商標可能會被污損（tarnishment）或模糊（blurring）而被淡化，法律對於著名商標權人因商標淡化所造成的商譽受損，會給予一定的保護。

商標法對於「商標淡化」保護設有排除的例外規定，例如：「非商業使用」及「合理使用」（對商品的戲謔仿作、批評或評論）。不過此處的非商業使用或合理使用免責也有限制，即當被指控侵權人使用外觀相似於他人著名商標作為其自有商品的來源識別標示時，縱使是對著名商標商品的戲謔仿作、批評或評論，也不能主張合理使用而免責（第1125(c)(3)(A)條）。

簡言之，如果被告將近似於著名商標之標識作為商標使用，即不能適用合理使用條款免責。

(四) Rogers測試原則僅能適用於非商標使用

對於VIP提出的Rogers測試原則抗辯，最高法院認為，當被指控侵權人使用商標作為侵權人自己商品的來源識別標示時，不能適用Rogers測試原則而免責。

由第二巡迴法院針對「著作的標題或名稱」所創建的Rogers測試原則，其觀點是著作標題或名稱具有暗示憲法第一修正案價值觀的「表達元素」，並且僅存在使消費者混淆商品來源或內容的「輕微風險」。最高法院表示，不在本案中討論Rogers測試原則是否合理，但最高法院認為，當被指控侵權人使用商標作為侵權人自己商品的來源識別標示時，Rogers測試原則就沒有適用餘地。

本案VIP公司使用源自Jack Daniel’s的商標作為其自己產品的來源識別標示，並不是作為著作的標題或名稱，所以不能適用Rogers測試原則而免責......（閱讀全文請參考月旦會計實務研究或月旦知識庫）

全文刊登於月旦會計實務研究，第72期：臺商與全球最低稅負制　 訂閱優惠