徐瑞毅
- 執業律師
壹、前 言
我國新型專利自2004年7月1日起改採形式審查制度，亦即無須經由實質審查，只要符合形式要件即可獲准新型專利，與發明專利必須經由實質審查始可獲准專利並不相同。惟因新型專利權之有效性並未經過實質審查加以認定，故其有效性相較於發明專利權可能會有更高的不安定性。
寄發專利權警告函是常見的商業競爭手段之一，惟即便是行使專利權之行為，仍不得構成權利濫用或不公平競爭等，不可不慎。就對外發布警告函行使專利權而言，公平交易委員會雖有「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」加以規範，惟若寄發警告函行使不甚安定之新型專利權時，其應踐行之先行程序是否應有所不同？似有檢討餘地。本文以最高法院109度台上字第3133號民事判決（下稱本案判決）為例，簡析最高法院針對寄發警告函行使新型專利權之最新見解，以供各界參考。
貳、案例事實
本案上訴人A公司與B公司為關係企業，於各網路平臺及實體店家合作販售反摺傘商品（下稱系爭商品）。被上訴人某甲為我國第M508941號「反摺傘具」新型專利（下稱系爭新型專利）之專利權人，其與某乙合作銷售反摺傘商品。嗣某甲與某乙發現，A公司與B公司有銷售系爭商品後，某甲於2015年10月委請某專利商標事務所出具認定A公司與B公司所銷售之系爭商品確有侵害系爭新型專利之鑑定報告後，於2015年12月2日寄發存證信函給C網路平臺業者（下稱C業者），惟該存證信函不僅未提示某甲前已取得之侵害鑑定報告，亦未提示該新型專利之技術報告，嗣後C業者亦因此取消系爭商品原定之上架檔期。
A公司與B公司認為，某甲前揭寄發警告函之行為違反公平交易法等並致A公司與B公司受有損害，故向智慧財產法院（現為智慧財產及商業法院）起訴請求除去侵害與損害賠償。案經法院審理後，一審法院以106年度民公訴字第14號民事判決（下稱一審判決）判定某甲該寄發警告函之行為已違反公平交易法，並應給付損害賠償。某甲稱A公司與B公司在某甲發函前早已知悉侵權爭議之情形，而不服一審判決提起上訴後，智慧財產法院二審則以107年度民公上字第3號民事判決（下稱二審判決）廢棄原審關於不利於某甲之部分，並就該廢棄部分駁回A公司與B公司在第一審之訴及假執行之聲請。A公司與B公司不服該二審判決並向最高法院上訴，最高法院於2021年8月16日作成本案判決，將二審判決相關裁判廢棄並發回智慧財產及商業法院。
參、本案爭點
某甲並未提示新型專利技術報告即寄發警告函之行為，是否有影響交易秩序之情事，而違反公平交易法第25條之規定？
肆、判決簡析
一、一審法院見解
智慧財產法院一審判決認定某甲未提示前已取得之侵害鑑定報告、亦未提示新型專利技術報告即寄發警告函之行為，有影響交易秩序之情事，故違反公平交易法第25條之規定。其理由如下：
(一) 公平交易法第45條雖規定：「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定」，惟並非行使著作權法、商標法或專利法權利之行為，即得排除公平交易法之適用。就此，公平交易委員會針對前開「行使權利之正當行為」，訂有「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」（下稱警告函處理原則）以供相關事業遵循，法院亦得參酌該警告函處理原則認定寄發警告函之行為是否屬於「依照專利法行使權利之正當行為」。
(二) 按該警告函處理原則第3點規定：「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：……(三)將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行第1項第3款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」該警告函處理原則第4點則規定：「事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無公平交易法第20條、第21條、第24條、第25條規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：(一)發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。(二)於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第1款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」
(三) 查某甲於提出前揭警告時，雖業已取得某專利事務所作成之系爭新型專利侵害鑑定報告，惟某甲寄發警告函時未同時提示該鑑定報告，又未於發函前事先或同時通知可能侵害之製造商即原告A公司，縱某甲於警告函中有敘及系爭專利號及專利名稱，惟並未敘明系爭專利之明確內容、範圍及受侵害之具體事實，從而某甲提出前揭警告並不符合該警告函處理原則第3、4點之規定，而不得謂係符合公平交易法第45條規定之正當行使專利權之行為......（閱讀全文請參考月旦會計實務研究或月旦知識庫）
全文刊登於月旦會計實務研究，第51期：稅捐稽徵法大翻修 訂閱優惠
