壹、前 言

「專利貢獻度」意指專利對於商品整體價值的貢獻程度。一個商品可能同時使用到上千甚至上萬個專利，故實務穩定見解認為，在計算專利侵權的損害賠償金額時，應考量被侵害專利對於侵權商品整體價值的貢獻程度。與專利不同，商品或服務通常只會用到一個商標，法院在決定損害金額時，是否能將「商標貢獻度」列入考量？智慧財產及商業法院（下稱智財法院）穩定見解認為，商標法第71條第1項第2款所規定之「成本或必要費用」指直接成本，即損益表上之營業成本，不包含間接成本。按照法條文義來看，侵權商品或服務之淨銷售額扣除直接成本，即為侵權人之所得利益。但智財法院進一步以商標對於銷售收入的貢獻程度——即「商標貢獻度」——來酌定損害賠償金額，此見解是否妥適，值得進一步討論。本文將以智慧財產法院107年度民商上字第1號民事判決（下稱本案判決）為中心，探究智財法院對「商標貢獻度」的見解，最高法院對此計算方法的意見，以及本文的建議。

貳、案例事實

一、事實經過

麥奇數位股份有限公司（下稱麥奇公司）為「TutorABC」商標之商標權人，空中美語文教事業股份有限公司（下稱空中美語公司）為「Tutor4U」商標之商標權人，兩商標皆指定使用於線上美語教學服務。「TutorABC」商標在他案經智財法院認定為著名商標，此為兩造所不爭。麥奇公司主張，空中美語公司使用「Tutor4U」商標之行為侵害「TutorABC」商標之商標權，違反商標法第68條第1項第3款之規定，並請求新臺幣（下同）7,000萬元之損害賠償。智財法院於一審及本案判決皆認定，空中美語公司使用「Tutor4U」商標之行為侵害「TutorABC」商標之商標權，僅酌定之損害賠償金額有所不同。

二、案件爭點

本案爭點雖有商標識別性、商標是否近似、相關消費者有無混淆誤認之虞、「TutorABC」商標是否為著名商標、消滅時效等爭點，但限於篇幅，本文集中探討智財法院計算損害賠償之方式。

參、法院說理

一、智財法院的看法

麥奇公司主張，空中美語公司基於「Tutor4U」商標開立之發票約計4.5億元，因空中美語公司未舉證成本及費用，故以同業利潤標準之毛利率62%推估其成本及必要費用。扣除成本及必要費用後，所餘即為空中英語公司之所得利益，而該金額已超出麥奇公司請求之損害賠償金額7,000萬元。

但智財法院認為，麥奇公司的計算方式無異是將空中美語公司「Tutor4U」全部的營運收入都當作是「侵害麥奇公司商標權」之所得利益，其計算方式違反填補損害原則。就一般商品而言，商標就代表品質，消費者通常是購買並使用商品後才會發現購買的是仿冒品，因此將仿冒商品的銷售額當作是商標權人的損害額是合理的。但是線上語言教學服務的性質與購買商品不同，縱使相關消費者因為對商標之混淆誤認而增加接觸空中美語公司課程之機會，但在申請試聽、與業務人員接觸、洽談課程規劃階段，應有機會了解其接觸之服務是來自「Tutor4U 」而非「TutorABC」。縱使有消費者第一次購買課程是因為誤認「Tutor4U 」為「TutorABC」，但消費者發現誤購後可以中途退費，而且在課程屆滿後是否會續購，取決於消費者對服務過程的滿意度。據此，線上語言教學服務的商標占消費因素的比例微乎其微。空中美語公司就其線上語言教學業務，須建置其線上教學系統、設計課程、臨聘教師、客服人員、教育訓練等等，以完善之服務來吸引消費者購買及繼續購買課程，其營業額多寡，絕大多數是取決於教材、師資、客服等軟實力，而不是單憑其商標與「TutorABC」商標近似。因此，麥奇公司認為，商標對空中美語公司營業收入之貢獻度為100%，並不可採。既然麥奇公司已證明其受有損害，但無法證明其損害額，應排除商標法第71條第1項第2款之適用，改依民事訴訟法第222條第2項規定，由法院依自由心證酌定其損害賠償金額為300萬元。

二、最高法院的看法

最高法院駁回本案判決，意旨略為：「商品」與「服務」同為商標法保護的對象，智財法院不能單以「線上語言教學服務的性質與購買商品不同」作為降低賠償金額的理由。再者，線上課程提供試聽服務或退費機制，與一般商品附鑑賞期或退貨之機制並無不同，智財法院將「商品」與「服務」區別對待，並無理由。若智財法院認為損害賠償金額過高，可依商標法第71條第2項規定酌減。但智財法院捨此不為，遽謂不得依商標法第71條第1項第2、3款規定計算麥奇公司之損害，並逕以民事訴訟法第222條認定損害賠償金額，即有適用法規不當之違誤......（閱讀全文請參考月旦會計實務研究或月旦知識庫）

全文刊登於月旦會計實務研究，第61期：企業減資之動機與影響──法律、會計與稅務之探討　 訂閱優惠

 

延伸閱讀

1. 商標的生命在於使用
2. 用註冊商標保護品牌價值──談商標意識