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商標的生命在於使用

文章發表: 2020/05/20

林佳瑩

  • 恒達法律事務所合夥律師
  • 臺灣大學法律系(法學組)、法律研究所(民商法組)
  • 英國倫敦大學大學學院(UCL)法律碩士(智慧財產權法)

在取得註冊商標之後,並不是就可以高枕無憂,因為依據商標法的規定,商標權人還有後續的相關義務。

雖然台灣是採取「註冊主義」,保護「先取得註冊商標」的權利人,而不是「先使用商標」的人,但因為商標權的賦予其實是一種壟斷的權利(其他人不能使用相同或近似的品牌),如果有人取得註冊商標但卻不加以使用,將阻礙市場上的公平競爭,並造成資源的浪費。因此,商標法規定,商標權人有使用註冊商標的義務,而且必須要原狀使用、誠實使用、積極維護,否則註冊商標將有被廢止的可能。智慧財產局有公布「註冊商標使用之注意事項」,值得參考。

壹、應標示享有註冊商標

在取得註冊商標之後,商標權人可以在相關廣告文書上標示已取得註冊商標。常見的符號是國際通用註冊符號「®」,此符號代表「已註冊商標」(registered trademark)。

標示註冊商標的優點是:一、可對外公告已取得註冊商標權,其他人不得仿冒,具有嚇阻效用;二、商標權人未來主張權利時,侵權人不能以「不知道原告有註冊商標」作為抗辯;三、商標權人可以此作為積極使用商標的證據,以免日後遭到廢止。

應注意的是,如果沒有拿到註冊商標,或是商標正在申請中,則不能對外標示享有註冊商標,否則將構成違反公平交易法的不實廣告行為。

貳、要真實使用商標(避免3年未使用)

商標法第63條第1項第2款本文規定:「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。」商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。

由上開條文可知,商標權人取得註冊商標之後如果未使用達3年以上時,商標可能遭到廢止。此可說是廢止案件當中最常見的事由。

一、商品和服務項目

商標法第63條第4項規定:「廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者,得就該部分之商品或服務廢止其註冊。」換言之,對他人的商標提出廢止時,可以針對部分的商品服務項目提出廢止。對商標權人而言,平日就要保留用於特定商品服務項目的使用證據,以免遭到廢止。

二、舉證責任

由於廢止申請人要證明商標權人沒有使用商標比較困難,而商標權人要證明自己有使用商標比較容易,因此,申請人只要不是空言臆測,而能夠稍微說明商標權人沒有使用的事實,智慧財產局即會請商標權人提出使用證據。

三、使用證據

商標權人能夠證明自己有使用商標的證據,包括:標示商標的商品實物、照片、包裝、容器、製作招牌的訂購單、裝潢費收據、契約書、出貨單、出口報單、廣告、型錄、海報、宣傳單等等。

依據商標法的規定,商標權人提出之使用證據,應足以證明商標之真實使用,並符合一般商業交易習慣。如果是象徵性的使用或企業內部的使用,不被認為是真實使用。

商標權人提出之使用證據,應針對特定的商品服務項目。

商標權人提出之使用證據最好能夠互相勾稽(請參考「PICASSO夢美人」商標案)。

最高行政法院107年度判字第726號判決(2018年12月13日作成):「是否真實使用,應考量商品或服務之種類、特性、交易期間、銷售量、交易方式是否符合一般商業交易習慣等因素,而為事實判斷。

再者,商標權人為證明使用商標之事實,所檢送之使用證據應有註冊商標、日期及使用人的標示,或其他可以辨識其為註冊商標、日期及使用人的佐證資料,或有可將使用證據互相勾稽串聯,足以認定其有使用註冊商標的客觀事證。職是,商標權人所檢送之使用證據如有部分未標示註冊商標,倘已檢附足資佐證之證據資料,自應就關連性證據相互勾稽,依經驗法則及論理法則,本於推理作用,俾以認定有無使用商標。」

四、組合式的商標應整體使用

商標法第64條規定:「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同,而依社會一般通念並不失其同一性者,應認為有使用其註冊商標。」但什麼情形構成具有同一性的商標,在實務上常常發生爭議。如果只是橫寫改直寫或是僅變更書寫字體,通常會被認為具有同一性。

如果商標是由中文、外文或圖案組合而成,在使用時,應整體加以使用,不得拆解使用,否則很有可能會被認為未使用而遭到廢止。此可參考「活力及圖HOLE-IN-ONE」案例。

本案中,商標權人擁有「活力及HOLE-IN-ONE」商標,但實際使用時只使用英文「HOLE-IN-ONE」,未使用中文「活力」,法院認為該商標應予廢止。

請參考智慧財產法院103年度行商訴字第53號判決(2015年3月26日作成):「商標法第64條規定『商標權人實際使用之商標與註冊商標所指定使用之部分商品或服務者,而依社會一般通念並不失其同一性者,應認為有使用其為註冊商標。』立法意旨係由於『商標權人雖應依所註冊之商標而使用,惟因實際上使用商標時,常就大小、比例或字體等加以變化,如依社會一般通念仍可認識與註冊商標為同一者,仍應屬註冊商標之使用』,是與商標權人實際使用註冊商標在商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等加以變化使用,並以社會一般通念觀之,足以產生兩者屬同一商標之認知者判斷。依此,觀察附圖所示之系爭商標圖樣,可知中文之『活力』為主要識別部分之一,晉○公司單使用系爭商標圖樣上半部之『HOLE-IN-ONE與高爾夫球』圖樣,欠缺中文『活力』部分,該商標使用僅能視為單純圖形商標之使用;若視為圖形加文字聯合式商標之使用,則將該中文『活力』變更為『義大利活力石油總代理』或『活力科技石油總代理』,以中文為主之我國社會,晉○公司只使用系爭商標圖樣上半部,已非在商標圖樣之大小、比例、字體或書寫排列方式等之變化使用,可認已實質改變系爭商標之主要識別部分,不符合商標法第64條同一性規定,故原告此部分主張,並不可採。」......(閱讀全文請參考月旦會計實務研究月旦知識庫

全文刊登於月旦會計實務研究,第27期:建商建築模式之稅務、法律及鑑識會計探討  訂閱優惠

 

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