林佳瑩
- 恒達法律事務所合夥律師
- 臺灣大學法律系（法學組）、法律研究所（民商法組）
- 英國倫敦大學大學學院（UCL）法律碩士（智慧財產權法）
在第21期的〈用註冊商標保護品牌價值──談商標意識〉內容中，我們提到了「註冊商標」的重要性。千里之行，始於足下，企業經營者必須先具備「商標意識」，才能了解唯有法律手段始能保護品牌的商業價值。
接下來，我們要分享的主題是：「如何申請註冊商標？」
壹、在遞出「申請書」之前應進行商標整體規劃
一、商標布局的重要性
有看過《清須會議》電影的讀者應該知道，為了爭奪織田信長死後的天下，各方人馬無不在會議舉辦之前積極布局規劃，然而其實早在會議舉辦之前，接班的大勢已定，會議的本身，只是確認布局規劃的結果。
申請註冊商標，其實也是相同的道理。比起申請註冊商標的「程序」本身來說，在「申請前的法律規劃」其實更為重要，影響也更為深遠。
律師依據其處理商標或智慧財產訴訟案件以及契約談判審議的相關經驗，可以就企業的商標布局規劃提出具體法律建議。
二、 「商標」＋「商品服務類別」
企業經營者於思考商標布局時，首先應確立「商標的文字或圖案」為何，以及要用在哪些「業務範圍」上。相對應於法律上的用語，則是必須先確認「商標」為何？及所欲註冊的「商品服務類別」為何？
通常，企業經營者會先規劃品牌形象。使用中文？英文？或其他外文？再設計出相應的Logo。因此，一個品牌的基本要素，往往可由「中文」、「外文」、「圖樣」三者構成。而在申請商標時，可考慮三者獨立申請，或取二者結合後申請，或三者結合後以整體圖樣進行申請，這樣衍生出來的組合可能有7種。雖然申請商標的費用並不高，但要以哪些組合提出申請，則必須考量產業狀況、前案情形，在個案當中進行評估。
再來，企業經營者必須思考：該品牌將用於何種業務？除了「正在進行中的業務」之外，建議將「未來3年可能進行的業務」也考慮進去。此係因商標法為了鼓勵商標權人使用註冊商標，設有「廢止」的制度，如果商標權人在取得註冊商標後未使用達3年以上，該商標即有可能遭到廢止（即喪失商標），因此，就現行以及未來3年可能進行的產業領域，應進行註冊，至於未來3年當中完全不會涉足的產業領域，建議留待未來適當時機提前再行評估是否註冊。
智慧財產局將商品服務分類為45個類別，並公布有「商品及服務分類暨相互檢所參考資料」，網站上並提供「商品及服務名稱分類查詢」，可使用關鍵字進行檢索，是查詢商品服務分類的必讀資料。
三、 取一個響亮的商標名稱，也別忘了「識別性」要求
企業經營者在取名時，為了讓消費者有「記憶點」，往往會基於商品的性質或參考市場上的知名品牌進行取名。
但是，以上的取名方式具有潛藏的法律風險：其一是可能因為欠缺商標識別性而無法取得註冊；其二是可能會因為與著名商標有混淆誤認之虞或減損識別性之虞而無法註冊。
商標法所要求的「識別性」是指一個商標必須能夠「指示來源」並「與其他商標相區別」，才能夠取得註冊。
依據智慧財產局公布的「商標識別性審查基準」，商標依據識別性高低，可以分為以下幾種類型：
(一) 獨創性商標
指運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，其本身不具特定既有的涵義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源，得註冊商標。
(二) 任意性商標
指由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者，得註冊商標。
(三) 暗示性標識
指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，雖較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識，得註冊商標。
(四) 描述性標識
指對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，做直接、明顯描述的標識，消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識，不得註冊商標。
(五) 通用標章或名稱
只是一般業者用來表示或指稱商品或服務本身，缺乏識別來源的功能，不得註冊商標。
「獨創性商標」的優點是不容易與他人重複，但缺點是為了要讓消費者能夠記住，需要花費相當多的廣告行銷費用，如「Google」。
「任意性商標」的優點是比較容易被消費者記住，但可能在不同領域都有相同的商標存在，如「蘋果電腦」與「蘋果日報」。
「暗示性商標」，則是因為能讓消費者具體連結品牌與商品，或具有讓人會心一笑的幽默特色而容易記憶，可以說是企業經營者最常選擇的商標類型。但缺點是：「暗示性商標」一不小心即可能會被認為是「描述性商標」而無法取得註冊；或是取得註冊後，被競爭同業以「描述性商標」欠缺識別性為由提出異議或評定而遭撤銷。
在實務上就曾經發生過「美妍纖棗飲」可否申請註冊在「飲料」等商品類別的爭議。智慧財產局認為該商標是「描述性商標」不應給予註冊，理由是「美妍纖棗飲」描述的是「含有纖維及棗類並具美容保養功效飲品」的意思。但智慧財產法院以及最高行政法院則認為該商標應予註冊，理由是：「系爭商標『美妍』與『纖棗飲』結合之文字，至多僅係隱含、暗示或自我標榜飲用該商品可以達到美容、保養之功效，並非直接、明顯之說明性文字，消費者需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間的關聯性，為暗示性商標。」
由上述案例可知，「暗示性商標」和「描述性商標」在法律上的區別並不容易，在實務上也常發生爭議。因此，企業經營者在選擇商標時，建議應同時顧及「廣告行銷面」和「法律風險面」兩方面的要求。......（閱讀全文請參考月旦會計實務研究或月旦知識庫）
全文刊登於月旦會計實務研究，第25期：史上最有感！會計人不可不知的勞動事件法 訂閱優惠
